对此，合议组经审查认为，首先，由于权利要求和说明书中仅仅提到在天馈地和设备地之间设置电容c2，而没有对为什么要在天馈地和设备地之间设置电容c2以及设置c2后能够解决什么技术问题、产生什么技术效果进行具体说明和描述，并且根据说明书的记载，本专利是为了克服现有避雷器结构复杂、工作频率范围较窄、输入功率较小、插入损耗较大、且雷电通流较小的技术问题，提供一种结构简单、设置有微带传输线、电容及电感构成的π型高通滤波网络的微带型天馈电子避雷器，其优点在于结构简单、体积小，工作频率为10~2000mhz以上，插入损耗在0.2~0.4db，而这些技术效果的产生与技术特征5并没有必然的关系。
其次，在说明书和权利要求书中缺乏对技术特征5相应说明的情况下，请求人对技术特征5自身以及其技术效果的理解，是站在本领域技术人员的角度上进行的，是符合本领域技术常识的，具有说服力，故请求人通过举出对比文件2已经完成了自己所负担的技术特征5不会使权利要求具有创造性的举证责任。此时，证明技术特征5使本专利具有创造性的举证责任已经转移给被请求人。被请求人欲证明技术特征5给本专利带来了实质性特点，使得本专利具有创造性，就必须提出有说服力的证据。
然而，被请求人只是强调技术特征5带来的技术效果是客观存在的，却没有任何证据能够支持自己的主张，并且其关于技术特征5带来的技术效果的论断也与本领域的技术常识不同，不具有说服力（参见案例简介中一审诉讼阶段专利复审委员会**人的**意见）。由于被请求人没有举出任何证据来证明技术特征5具有其所述的技术效果，而且站在本领域技术人员的角度，也不能合理推出技术特征5具有这一技术效果，合议组最终认为应该由被请求人承担相应的不利后果，即认定技术特征5并不具有被请求人所述的技术效果，并进而认定技术特征5没有给本专利带来实质性特点，本专利不具有创造性。
一审判决在技术特征5是否带来实质性特点的问题上与专利复审委员会的分歧在于，认为对本领域技术人员来说，技术特征5带来的技术效果是可以预期的，是客观存在的，并进而认定权利要求具有创造性，但是一审判决在该技术问题上的认识缺乏事实依据，更多的是一种主观臆测，因此是不正确的。
一般而言，不论是法官还是审查员，他们对技术方案的理解和把握往往并不如无效请求的双方当事人清楚，特别是被请求人往往对自己的专利有着更为清楚的认识，因此权利要求中的某个技术特征如果具有其所述的优点和好处（技术效果），那么被请求人总是能够证明的。本案中，被请求人提出技术特征5使本专利具有权利要求和说明书没有记载的阻断电流的技术效果，然而这种推断是不合乎常理的，并且没有提供相应的证据来证明，所以其主张不成立。如果被请求人提供了相应的证据（比如试验数据、鉴定结论）来证明技术特征5的确产生了如其所述的技术效果，那么合议组就应该在此基础上进一步判断该技术效果是否能够被本领域技术人员所预期，并进而判断所涉权利要求的创造性。
（知识产权报张汉国）